标准必要专利停止侵权的认定

来源:M6米6体育app下载    发布时间:2024-04-06 21:20:29
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  2022年最高人民法院50件典型知识产权案例。本案一审法院并没有支持停止侵权的诉请,但是最高院二审改判。在二审判决中,最高院对于“无歧视”标准的判定与一审法院截然不同,最高院认为本案中的“0元”独占许可是

  涉案专利的专利权人为徐斌,该专利的专利申请日为2004年6月16日,授权公告日为2007年8月22日。涉案专利曾获得第十一届中国专利金奖,目前处于有效的法律状态。2008年7月29日,交通运输部发布涉案标准,该标准于2008年11月1日实施,起草单位为路宝公司,主要起草人有徐斌等;引言部分记载:符合本标准时,能够正常的使用涉案专利的内容,专利持有人愿意同任何申请人在合理和非歧视的条款和条件下,就使用授权许可证进行谈判。

  2017年9月30日,徐斌与路宝公司签订《专利许可合同》(以下简称许可合同),由徐斌许可路宝公司独占使用涉案专利。被告冀通公司系平赞高速公路的施工方,其施工中所使用的被诉侵权产品系从易德利公司处购得。易德利公司营业范围包括生产、销售、安装桥梁支座、桥梁伸缩装置等。路宝公司遂起诉冀通公司和易德利公司侵权,要求停止侵权赔偿损失。

  一审:涉案专利被发布为行业标准,徐斌作为专利权人承诺愿在合理和非歧视的条款和条件下与申请人进行专利实施许可谈判,却又于2017年9月30日与路宝公司签订了独占许可使用合同,其行为违反了标准必要专利所要求的公平、合理、无歧视的许可义务;另外徐斌、路宝公司也未提交有关证据证明其在发现冀通公司、易德利公司侵害涉案专利权后曾与冀通公司、易德利公司做沟通或通知侵权情况,故应认为徐斌、路宝公司在履行公平、合理、无歧视的许可义务时存在很明显过错,而易德利公司在原审庭审中明确说愿意与徐斌、路宝公司进行许可谈判,不存在很明显过错。因此,对徐斌、路宝公司关于判令冀通公司、易德利公司立马停止制造、销售、使用被诉侵权产品的诉讼请求,不予支持。

  二审:标准必要专利侵权纠纷中,在专利权人作出公平、合理、无歧视的许可承诺的情况下,其有关停止侵害的主张是否成立,除考虑停止侵害的一般条件外,需要仔细考虑标准的性质及专利权人、标准实施者是不是真的存在过错等因素。首先,涉案标准为行业推荐性标准,并非国家强制性标准,就涉案标准涉及的桥梁伸缩缝装置而言,从易德利公司制造的80型伸缩缝装置技术方案并未落入涉案专利权保护范围的事实可知,桥梁伸缩缝装置除涉案标准以外,还存在别的可替代的技术方案,因此涉案标准并非该领域实际上的强制标准。其次,关于双方当事人是不是真的存在过错的问题。本案中,专利权人徐斌对涉案专利作出了愿意同任何申请人在合理和非歧视的条款和条件下进行授权许可谈判的承诺,但易德利公司与徐斌、路宝公司之间并未就涉案专利的实施许可条件进行协商,对于双方的过错问题,本院分析如下:

  第一,徐斌、路宝公司没有违反公平、合理、无歧视的许可义务,不存在过错。易德利公司主张徐斌与路宝公司签订的零元使用费的独占许可使用合同,违反了公平、合理、无歧视的许可义务。对此,本院认为,由于标准面对的是不特定多数人,在公平、合理、无歧视原则的要求下,标准必要专利的许可方式一般应为普通许可,但是对此不可以进行机械地理解。发放独占实施许可是专利权人实施专利的一种方式,即便专利权人与被许可人达成独占实施许可,只要专利权人或该独占实施被许可人仍需对外承担公平、合理、无歧视的许可义务,则不能仅因专利权人与被许可人达成独占实施许可就认为专利权人违反了上述义务。在特定情况下,如专利权人与被许可人系有投资关系的关联公司,或者专利权人系被许可人的股东、法定代表人等具有其他关联利益关系等情形,独占实施被许可人实施专利所获得的利益与专利权人一致,此时,独占实施许可费用可以较低甚至为零。基于关联利益关系的许可条件与一般市场之间的竞争环境下的许可条件有几率存在差异,原则上不应仅因该种许可条件差异而认定专利权人违反公平、合理、无歧视的许可义务。本案中,根据路宝公司的登记信息,徐斌既是路宝公司的法定代表人,又是路宝公司的股东和实际控制人,徐斌基于其上述身份,免费将涉案专利独占许可给路宝公司,属于正常的商业安排,且并不影响关于专利许可的商业谈判,不构成对于其他专利实施人的价格歧视。徐斌、路宝公司在发现易德利公司实施涉案专利后主动向其发出专利许可协商函,能够证明其具有善意许可的意思并采取了相应行动。并且,根据路宝公司与他人就涉案专利签订的实施许可合同,大多数按照合同总价的20%、个别按照2020元/米收取许可使用费的标准基本一致,并未违反公平、合理、无歧视的许可义务。原审法院认为徐斌违反标准必要专利所要求的公平、合理、无歧视的许可义务,进而认定其存在过错,该认定存在不当,应予纠正。

  第二,易德利公司的行为表明其存在明显过错。本案中,涉案标准已经明示了所涉必要专利的信息以及专利权人徐斌就涉案专利的授权许可进行谈判的意愿,并公示了专利权人姓名及联系方式。任何实施涉案标准的人,均应知悉涉案标准包括涉案专利技术方案,并有途径与专利权人就专利许可使用费进行协商。特别是,易德利公司作为伸缩缝装置的制造者,在收到涉案专利权人发出的专利许可协商函后,对于涉案专利为标准必要专利以及其制造、销售伸缩缝装置系实施涉案专利的行为不可能不清楚,其非但没有主动寻求专利许可,在收到告知函后仍不与专利权人协商,反而在未经许可的情况下,径行在之后的工程中再次实施涉案专利,存在明显的主观过错。

  综上,涉案标准为行业推荐性标准,所涉标准必要专利存在替代性技术方案,易德利公司对未与涉案专利权利人就专利实施许可条件进行协商存在明显过错,徐斌、路宝公司没有违反公平、合理、无歧视的许可义务,根据法律规定,易德利公司应当承担停止侵害并赔偿损失的侵权责任。其中,停止侵害即停止制造、销售侵害涉案专利权的产品的行为。关于徐斌、路宝公司要求易德利公司销毁专用模具、设备、冶具以及侵权产品、半成品的诉讼请求,因徐斌、路宝公司并未举证证明制造专利产品需要用到专用模具等设备,也未提供易德利公司存在侵权产品及半成品库存的证据,故对该项诉讼请求不再专门作出判决。

  本案入选2022年最高人民法院50件典型知识产权案例。一审法院对于原告要求被告停止侵权不予支持,最高院二审推翻了一审的认定,对于标准必要专利是否应当停止侵权进行了详细的说理论证。

  《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十四条第一款第二款规定:“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务,导致无法达成专利实施许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于权利人请求停止标准实施行为的主张,人民法院一般不予支持。”

  一是推荐性国家、行业或者地方标准。本案中的涉案标准为行业推荐性标准,并非国家强制性标准,因此存在适用公平、合理、无歧视原则的前提条件,并进一步判断是否应当给与禁令救济。

  但是如果是国家强制性标准,则并无进一步适用的前提条件。在齐鲁制药有限公司、北京四环制药有限公司侵害发明专利权纠纷中,法院就指出涉案被控侵权马来酸桂哌齐特注射液产品执行药品强制性标准,现有法律并未要求专利权人在参与制定国家强制性标准时明示、披露其专利及作出“公平、合理、无歧视”承诺的义务,故本案不适用《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十四条。

  二是专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务。本案中,被告易德利公司的抗辩主要依据的徐斌与路宝公司签订的零元使用费的独占许可使用合同。但是最高院认为在特定情况下,基于关联利益关系的许可条件与一般市场竞争环境下的许可条件可能存在一定的差异,原则上不应仅因该种许可条件差异而认定专利权人违反公平、合理、无歧视的许可义务。

  该观点与一审法院的观点存在很明显不同,一审法院认为签订独占许可协议的行为违反了公平、合理、无歧视的许可义务。最高院的上述观点进一步明晰了“无歧视”的判断思路。

  三是被诉侵权人在协商中无明显过错的。最高院对于是不是真的存在过错的判断,主要基于是不是已经明示了所涉必要专利的信息,能否联系到专利权人,收到告知函后是否专利权人协商等方面综合考量,认定本案中的专利权人不存在过错。